2018年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析（二）

应诉复议处

　　根据2018年第1期《评审法务通讯》中的数据分析可知，评审部门因商标法第13条和第44.1条原因而败诉的案件比例出现了明显增长。通过对上述败诉案件的详细梳理，我们发现尽管多数案件是因事实认定分歧导致的败诉，其中不乏当事人提交新证据等原因所致，但在部分败诉案件中所展现出的法律适用路径和态度尤其值得商榷。

　　一、关于第44.1条“其他不正当手段取得注册”与其他实体条款并用的问题

　　根据北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》17.5的规定，在不予注册复审、无效宣告案件中,如果能够适用商标法其他条款对诉争商标不予注册或宣告无效的,不再适用商标法第44条第1款。从该规定表述来看，似乎其他实体条款在适用上存在优先性，在其他条款成立的前提下，第44.1条可以不进行实体审理。但在实践中，关于第44.1条与其他条款并用问题，司法判决则呈现出明显的多样性或者说不一致性，有的直接对第44.1条不予评述，有的则进行了实体审理但结论为不成立，这两种做法本质上是矛盾的。除此之外，还有以下几种做法特别值得注意。

　　情形一：当事人的在先权利已得到保护，故不再适用第44.1条。例如在第9767386号“JIPU”商标无效案[1]和第16693707号“雷尔夫欧派”无效案[2]中，一审判决不再适用第44.1条的理由为：原告的在先权利已分别通过第13条和第30条予以保护，故不再适用第44.1条。在第11059128号“蓝美苏”商标无效案[3]中，一审判决的评述则更近了一步，该判决指出诉争商标注册人申请注册与原告及其他知名白酒品牌相近似的商标属于损害特定民事权益情形，鉴于已适用2001年商标法第28、29条对原告的在先商标权予以保护，对其提出的第44.1条的主张不再予以支持。此种裁判方式反映出两个问题：其一，在先权利条款与第44.1条具有何种联系，为什么当事人的在先权利得到保护就可以不再适用第44.1条，这样做是否合乎法律适用逻辑？其二，将大量仿袭型注册认定为损害特定民事权益有违一贯的行政和司法审查实践，而且，多个损害特定民事主体利益事实的叠加是否有可能导致申请注册行为的性质发生质变亦不乏探讨空间。

　　情形二：在其他条款成立基础上，认定其他不正当手段亦成立，但参照前案不适用第44.1条。例如第12049178号“麦旋风”商标无效案[4]中，一审判决首先认定诉争商标的注册违反了商标法第13条第3款的规定，然后评述了诉争商标注册人及其唯一的股东注册了多件与他人知名商标近似的商标，扰乱了商标注册秩序，最后鉴于已适用第13条保护，参照2015高行终字第659号判决精神，不再适用第44.1条。我们认为这种裁判方式是在不违背高院审理指南17.5规定的前提下，对仿袭型注册仍予以审理并做出实体性评价，属于折衷式做法。好处是对类似注册情形可以起到震慑作用并对申请注册行为给予正确的指引，不足之处仍在于法律适用逻辑存疑。

　　情形三：在认定第44.1条成立的基础上，不再评述第13条驰名主张。在第9594513号“伊卡璐”商标无效案[5]中，一审判决首先认定第44.1条以其他不正当手段取得注册成立，继而对当事人依第13条提出的主张不再评述。这种做法同样面临法律适用逻辑的拷问，同时与第一种情形展现出的法律适用态度完全相反，不免令人疑惑：其他实体条款和第44.1条在适用上究竟孰先孰后？

　 情形四：在其他条款成立的基础上，同时适用第44.1条。在第11194669号图形商标无效案[6]中，一审判决认定诉争商标的注册既损害了他人在先著作权，同时构成44.1所指的以不正当手段取得注册之情形。在10719314号“鉴郎醇”商标无效案[7]中，一审判决认定诉争商标的注册同时违反了商标法第19.4条和第44.1条的规定。在第21682535号“吃不忘老鹅”无效案[8]中，一审判决认定诉争商标的注册同时构成第32条损害他人在先商号权、抢注他人已经使用并有一定影响商标以及第44.1条以其他不正当手段取得注册的情形。在第12347780号“JIOPPLECHENG”商标无效案[9]中，一审判决认定第13条和第44.1条同时成立。在第12138854号“美中宜和及图”商标无效案[10]中，一审判决突破区分表适用第30条，在此基础上继续认定第44.1条成立。在第四种情形中，第44.1条与多种实体条款和谐共存了，这与第一种情形所呈现的法律适用态度截然相反。

　　我们认为，以上的法律适用矛盾主要源于对第44.1条的性质与功能认识不清，从而错误理解了该条款与其他实体条款的关系。

　　第一，第44.1条属于绝对事由条款，与相对事由条款在适用上不存在互斥性。

　　首先，从第44.1条所处位置以及不受5年时间限制这一点来看，该条款的性质毫无疑问属于绝对事由。在当事人同时主张绝对事由和相对事由的前提下，相对事由的成立不应影响绝对事由的审理。这是因为：其一，商标标识本身可能同时构成相对事由和绝对事由所指情形，类似于驳回复审案件中要全面审查相对事由和绝对事由，不予注册复审或无效宣告案件中也应当在依申请原则下对系争商标的可注册性进行全面审查，这样才能保持整个商标授权确权程序中法律适用标准的一致性。尤其是所谓的其他实体条款既包括第30条、第32条等相对事由条款，也包括第10条、第11条等绝对事由条款，司法实践中对于当事人同时提出的以上绝对事由和相对事由主张都会进行审查，那么第44.1条作为绝对事由之一种，有什么理由被排除在审查范围之外？其二，法律事实认定的复杂性决定了在不违背依申请原则的前提下，相对事由和绝对事由均应纳入审理范围，否则可能会造成商标授权确权效率的下降。例如在第13431834号“Go Pro”商标无效案[11]中，评审部门在认定商标法第31条成立的情况下对第44.1条未予评述，进入司法程序后，一审判决认定商品不类似故第31条不成立，评审部门应对第44.1条进行评述。类似的情形还可能发生在一审和二审之间，二审和行政程序之间。允许同时适用就可以避免以上这种不必要的程序浪费。

　　其次，有观点认为大量或多次抢注他人商标，侵害的依然是特定人的利益，是侵害法益的行为，多个“法益”的相加不会“质变”为公共利益，故而仍属相对事由[12]。前述“蓝美苏”案正是基于上述理论所做的裁判。我们认为，多个私法益的简单相加的确不会质变为公共利益，但大量仿袭型抢注的情况绝非多个损害私法益情形的简单相加，有的情形甚至并不构成对私法益的损害[13]。在大量仿袭型注册中，注册人的针对目标系不特定主体，这与针对特定主体的抢注情形有所不同，后者对其他不相关权利人几乎没有影响，而前者的行为如不及时制止，则会造成注册簿上多数权利人的恐慌，从而导致盲目的防御性注册，严重虚耗了资源。此外，我国的商标申请费用低廉且不要求提供使用或意图使用证据，由此导致大量仿袭型注册人滥用商标申请权，扭曲商标功能，歪曲了商标注册制度。这种抢注目标的不特定性以及结果的严重性，绝不是损害私益可以解释的。

　　再次，对大量囤积型注册、仿袭型注册适用第44.1条予以规制在实践中已达成共识，且形成了相对稳定的法秩序，2019年新修订的商标法肯定了这种共识，并通过修改第4条使规制囤积型和仿袭型注册的法律依据更加明确。第4条作为绝对事由条款的性质不容置疑，与其内容相对应的第44.1条当然应具有相同的性质。如果当事人在不予注册复审或无效宣告中同时援引了第4条和其他实体条款，根据现行法律规定和法律适用规则，无论是行政机关还是司法机关，即使在其他实体条款成立的情况下，恐怕都不能回避第4条的审理。考虑到法不溯及既往原则，第4条和第44.1条在无效宣告案件中可能将长期并存适用，如果第4条与其他实体条款可以并用，而规制同样情形的第44.1条却不能并用，法律适用标准的统一性将受到破坏。

　　第二，第44.1条与其他实体条款并非一般与特殊的关系，其他实体条款因此并不具有适用上的优先性。

　　这是因为：其一，第44.1条作为绝对事由之一种，与其他相对事由条款之间不存在一般与特殊的关系，因此，其他相对事由条款与第44.1条相比，并不具备适用上的优先性。其二，第44.1条作为绝对事由条款，与其他绝对事由条款（如第10条、第11条等）之间同样不构成一般与特殊的关系，因为第44.1条的立法用语是“其他不正当手段”，这里的“不正当手段”与前述的第10条、第11条等完全不具备包含关系，这一点与商标法第11.1条中的包含性兜底条款设计有所不同[14]。由此，其他绝对事由条款与第44.1条相比，亦不存在适用上的优先性。

　　小结：通过对第44.1条在司法实践中的适用情况进行梳理和分析，我们认为该条款与其他实体条款在适用上并无先后之分，对当事人提出的相关主张，裁判机关应予以一并审理。高院审理指南17.5规定以及司法实践中拒绝同时适用的做法在理论上难以自圆其说，不仅会造成后续法律适用上的矛盾，而且不利于维护业已形成的稳定的法秩序，进而有损于当事人的信赖利益和司法审判的权威性。

　　二、关于超5年时间限制适用第13条的问题

　　在分析整理2018年败诉判决过程中，我们发现超5年无效宣告案件在司法程序中得到了较多支持，这与评审部门一贯的审理实践明显不一致，有必要展开进一步探讨。

　　商标法第45条第1款明确规定对违反本法第13条第2、3款的已注册商标提起无效宣告的，应在商标注册之日起5年内提出。但该条随后又规定了例外情形：对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年时间限制。实践中，造成行政机关和司法机关分歧的关键就在于如何界定第45.1条所指的 “恶意注册”。行政机关认为，此处的恶意注册系指“复制、摹仿、翻译”之外的其他恶意情形，而司法机关则基本上将“复制、摹仿、翻译”本身等同于例外规定中的“恶意注册”。

　　在第7264299号“LOUIS CADENS及图”商标无效案[15]中，诉争商标于2010年8月28日获准注册，无效宣告申请时间为2016年5月30日，被诉裁定以超5年且未能证明驰名及恶意注册为由，对无效申请人主张不予支持。一审法院认为在引证商标、已为相关公众广为知晓情况下，应推定诉争商标原注册人明知引证商标的存在，但其仍使用“LOUIS”作为商标主要识别部分，不能排除主观上具有搭便车的故意，故本案不受5年时间限制。此外，在双方商标核定使用商品相同的情况下，该一审判决认定原告（无效申请人）基于2001年商标法第28条和第13条提出的主张均成立，并据此撤销了被诉裁定。

　　在第1475893商标无效案[16]中，一审判决认为，引证商标为臆造商标且在诉争商标申请日前已达驰名程度，诉争商标申请人经营广告业务，理应知晓引证商标，且无证据表明其选择“奥普”商标具有正当理由。综上，可以推定诉争商标构成第45.1条所指的“恶意注册”情形。

　　在第3709504号商标无效案[17]中，一审判决认为，诉争商标与引证商标图形花瓣数目相同，整体设计风格相近，构成复制摹仿；原告与第三人之间曾签署侵权解决协议（非针对本案诉争商标），第三人在知晓引证商标知名度的前提下，应主动避让近似商标的申请注册，但其仍申请注册诉争商标，具有恶意。

　　在这些超5年获得支持的案件中[18]，法院基本上将“明知或应知”等同于第45.1条所指的“恶意注册”，从而认定无效申请人的主张不受5年时间限制。但实际上，这里的恶意不过是“明知”而已。而商标法第13条中“复制、摹仿、翻译”的立法用语本身已经隐含了“明知”要件，如果将“明知”等同于“恶意注册”，意味着对所有违反第13条的注册商标提起无效宣告均不应受5年时间限制。这种解释方法将使第45.1条出现自相矛盾，形成法律漏洞，无论从解释的路径还是效果来看，都不是明智之选。最佳解释方法应以第13条的文义解释为锚，对第45.1条中的“恶意注册”进行目的性限缩。这种解释方法在理论和实践上的合理性体现在：

　　第一，从法律解释规则的层面，文义解释在顺序上当然具有优先性，与作为不确定法律概念的“恶意注册”相比，“复制、摹仿、翻译”这组动词的含义简直无法作他解。同时，在确认商标法第13条已包含“明知或应知”要件的基础上，对第45.1条中的“恶意注册”进行目的性限缩，有利于消除法律规定本身的冲突与矛盾，这种解释也符合法教义学的要求。

　　第二，从概念层面，“恶意注册”是商标法上的特有称谓，与仅指代应知或明知状态的“恶意”相比，其内涵更加丰富。诚然，明知或应知意义上的“恶意”作为常用法律词汇，可能影响了我们对商标法上恶意注册的理解，但实际上，仅有“明知或应知”要素，不足以成立“恶意注册”。从“恶意注册”对应的英文称谓bad faith filing来看，其实质应为非诚信注册，具体表现为注册人违背诚信原则所为的注册，在主观方面，除明知或者应知外，尚需满足不正当目的或者权利滥用等表征。也就是说，恶意注册所表现出来的主观恶性更加严重，是比“明知或应知”更加恶劣的情形。但在跨语言交流过程中，中国商标业界基于对“恶意”一词的熟识仅仅接受了bad faith filing中的“明知或应知”要素，而忽略了其他要素，由此导致bad faith filing被转译成了“恶意注册”。所以，应将“恶意注册”作为“非诚信注册”的同义词去理解，切不可将其简单将等同于“明知或应知”情形下的注册。

　　第三，从利益衡量角度来看，商标法已经对驰名商标提供了比普通注册商标力度更大的保护，所以在设定5年无效宣告时间限制时，立法者原则上将第13条与其他相对事由条款一视同仁，只有在满足恶意注册情形下，才给予驰名商标权利人超5年的保护。如果仅仅因为注册人知晓他人在先驰名商标就可以提供超5年保护，对驰名商标的保护力度未免存在失衡之嫌。

　　第四，从正当行使权利的角度，驰名商标权利人在没有正当理由的情况下，超过5年对已注册商标提出无效宣告不仅有怠于行使权利之嫌，还会影响注册秩序的稳定性，并可能对注册人的信赖利益造成损害。在第6338299号商标无效案中，一审判决认为，诉争商标申请人明知“浪莎”商标的知名度，仍在类似商品上申请注册诉争商标具有明显攀附原告市场声誉的意图，该申请人曾于2004年申请注册“浪莎新秀”及多枚含有“浪沙”的商标，进一步佐证其恶意。第三人虽提交了使用证据及荣誉证书等，但在诉争商标申请注册损害他人合法权益的情形下，前述使用情况不能成为维持注册的理由[19]。值得我们关注的是，本案诉争商标注册人的“明知或应知”情形发生在注册伊始，浪莎公司本有机会迅速解决问题，但其放任同行业经营者在相同或类似商品上长期大量使用与其驰名商标相近似的诉争商标，直至诉争商标具有一定知名度[20]时才姗姗来迟地提起无效宣告，在缺乏正当理由的情况下，其怠于行使权利的行为不应得到鼓励，尤其是这种鼓励导致了诉争商标注册人仅因“明知或应知”就永久丧失了豁免权，不仅如此，其在5年豁免期后的信赖利益也被裁判者彻底忽视了。如果法律适用的后果会造成这种利益失衡的状态，裁判者有必要重新检视法律适用标准，并对其进行必要的调整。

　　小结：商标法第13条的立法语言已经表明了“明知或应知”要件，为了防止出现法律漏洞，第45.1条中的“恶意注册”应作限缩解释，即除“明知或应知”之外，尚需满足不正当目的或权利滥用之要件。此处的不正当目的或权利滥用可能表现为：索要高额转让费、胁迫合作、在实际使用中误导消费者、以不当方式妨碍真正权利人正常经营（如自己不用，也不允许真正权利人用），其他表现可视具体案情进行判断，只要诉争商标注册人的客观行为能够证明其主观上具有超出“明知或应知”的恶性，均可以认定构成第45.1条所指的“恶意注册”。

（撰稿人：孙明娟）

　　[1] 一审案号2016京73行初5429号。

　　[2] 一审案号2019京73行初2148号。

　　[3] 一审案号2017京73行初9077号。

　　[4] 一审案号2017京73行初8742号。

　　[5] 一审案号2016京73行初2485号。

　　[6] 一审案号2017京73行初6967号。

　　[7] 一审案号2017京73行初4039号。

　　[8] 一审案号2019京73行初6554号。

　　[9] 一审案号2017京73行初3621号。

　　[10] 一审案号2017京73行初435号，本案二审判决已出，对一审判决予以维持，案号2019京行终3652号。

　　[11] 一审案号2018京73行初481号。

　　[12] 详见李琛《论商标禁止注册事由概括性条款的解释冲突》，载于《知识产权》杂志2015年第8期。

　　[13] 因立法者的利益平衡考量，有些私益并未被赋予权利的表征，亦难以构成法益，从而无法得到法律的保护。例如被抢注的商标可能仅具有地方性知名度或域外知名度，但在我国并未达到驰名程度，真正权利人又未在相同或类似商品上进行过注册或使用，则此种情况下关于在先权利或法益受损的主张难以得到法律支持。

　　[14] 第11.1.3条“其他缺乏显著特征的”中的“缺乏显著特征”与前两项明显具有包含关系，因此构成显著性上的一般条款与特殊条款，在适用时应遵循特殊优于一般的原则

　　[15] 一审案号2017京73行初3723号。

　　[16] 详见 2016京73行初3939号/2019京行终3972号，二审判决未就 “恶意注册”作出明确评述。

　　[17] 详见2016京73行初4885号。

　　[18] 类似案件还有很多，受篇幅所限无法一一具体阐述，笔者将收集到的部分案件案号予以列明，供读者自行查阅。2016京73行初4886号樱花图形案、2018京73行初10652号“中信TN及图”案、2017京73行初3153号“九牧王及图”案、2017京73行初6316号“迪丽蒙”案、2018京73行初6308号“Hankook”案、2016京73行初6802号“天地上工”案、2018京73行初7514号“恒适”案、2018京73行初3689号“FSCHRB及图”案等。

　　[19] 详见2016京73行初6166号/2019京行终3673号。

　　[20] 诉争商标产品2013年获评“河北省中小企业名牌产品”，诉争商标2016年被认定为河北省著名商标。